Patentforfølgelsesstrategi: Negativ kravbegrensning

Desember 5, 2022
- Patentforfølgelse

Negative restriksjoner er generelt motløs når man formulerer påstander, i henhold til populær mening. Når du uttrykker en begrensning, er det å foretrekke å bruke positivt i stedet for negativt språk. De fleste er enige om at dette er de beste praksis. Negative begrensninger, eller påstandsheltall som resiterer fravær av en funksjon, blir vanligvis sett på som mindre kloke enn deres positive motparter siden de er mer sannsynlig å være åpne og kan bryte et antall patentrettslige kriterier.

Introduksjon

I motsetning til positive kravbegrensninger, som angir tilstedeværelsen av en egenskap, er en negativ kravbegrensning et språk inkludert i et patentkrav som refererer til fraværet av en egenskap. Ord som «tom», «fravær», «uten», «(uansett) -mindre», «ikke inkludert», «ekskluderer» og lignende kan brukes til å resitere negative kravrestriksjoner. De kan være et kraftig instrument for å sette din patentkrav bortsett fra tidligere kjente hvis de brukes på hensiktsmessig måte.

Negative begrensninger kan hevdes i samsvar med Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 2173.05(i) hvis de er eksplisitte og støttes av spesifikasjonen. Negative restriksjoner må støttes av den første avsløringen. En negativ begrensning er ikke rettferdiggjort av det enkle fraværet av en positiv resitasjon.

Grunnlag for negativ begrensning

Spesifikasjonen trenger ikke å inkludere den negative begrensningen ord for ord i henhold til MPEP. Ellers vil søkere bli unødvendig belastet med å måtte oppgi eksplisitt hva som ikke er inkludert i deres oppfinnelse ved å måtte beskrive alle kjente gjenstander i kjent teknikk.

Eksempler på tilstrekkelig grunnlag for negative grenser inkluderer følgende:

Spesifikasjonen gir en begrunnelse for å ekskludere den relevante begrensningen (Inphi Corp. v. Netlist, Inc.).
Spesifikasjonen beskriver alternativer (Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc.).
Beskrivelse av kjent teknikk i spesifikasjonen diskuterer mangler ved visse trekk tegninger som viser tilstedeværelsen av visse trekk som nødvendiggjør fravær av motsatte trekk.
Spesifikasjoner angir spesifikt når en funksjon er fraværende.

Eksempler på grunnlag for negative begrensninger som er utilstrekkelige inkluderer følgende:

forsøk på å unngå en referanse til et tidligere kjent verk ved å utelate nikkel fra en definert gruppe metaller som kreves for et metallisk beskyttende belegg uten å tilby en patenterbar begrunnelse for å gjøre det (In re Langdon)

Novartis Pharmaceuticals v. Accord Healthcare Inc.

Hvor mye av spesifikasjonen skal brukes til noe som ikke er ment å inkluderes i kravet? I følge en nylig avgjørelse fra Federal Circuit i Novartis Pharmaceuticals v. Accord Healthcare Inc., svaret finnes kanskje ikke i det hele tatt. Det viktige, ifølge vedtaket, er at den negative begrensningen ikke skal beskrives i spesifikasjonen på en måte som avviker fra hvordan den er utnyttet i kravet.

Legemidlet fingolimod hydrochloride, som Novartis selger under handelsnavnet Gilenya, brukes til å behandle relapsing-remitting multippel sklerose (RRMS) når det gis "i en daglig dose på 0.5 mg, uten en umiddelbart før belastningsdoseregime," ifølge patentet påstander omstridt i Novartis. Saksøkte hevdet blant annet at patentspesifikasjonen manglet tilstrekkelig 35 USC § 112 skriftlig beskrivelsesstøtte for den negative påstandsbegrensningen "uten et umiddelbart forutgående belastningsdoseregime," for å få godkjenning til å kommersialisere en generisk versjon av medisinen.

Partene var enige om at "belastningsdose" refererer til en dose som er større enn daglig og "ofte gitt som den første dosen." De kunne imidlertid ikke bli enige om mengden informasjon som måtte avsløres for å tilfredsstille kravet til skriftlig beskrivelse for spesifikasjonens negative «lastdose»-begrensning. Patentspesifikasjonen "inneholder ingen forklaring om en påfyllingsdose 'eller dens potensielle fordeler eller ulemper i det hele tatt'," ifølge de saksøkte, derfor unnlot patenthaveren å avsløre "belastningsdosen fullt ut."

Som svar ga Novartis vitnesbyrd fra eksperter og hevdet at "hvis en ladningsdose ble rettet, ville patentet indikere at ladningsdosen skulle leveres "umiddelbart". Ifølge Novartis' ekspert ville en person med alminnelig dyktighet lese spesifikasjonen for å forklare fraværet av en ladningsdose fordi patentene ikke spesifiserte en startdose.

Tingretten stilte seg med Novartis etter en rettssak, og anerkjente vitnesbyrdet fra eksperten og konkluderte med at "selv om patentet gir forskjellige doseringsregimer, for eksempel "intermitterende dosering", spesifiserer det ikke levering av disse regimene med ladedoser. Spesifikasjonen "indikerte således for en person med alminnelig dyktighet at den påberopte oppfinnelsen ikke inneholdt levering av en ladningsdose" og ga tilstrekkelige skriftlige forklaringer for den negative begrensningen, fant retten.

Federal Circuit avviste de saksøktes påstand om at spesifikasjonen i det minste måtte henvise til den skadelige begrensningens "mulige fordeler eller ulemper ..." The Federal Circuit hevdet at de saksøktes holdning i konflikt med tidligere avgjørelser om at det ikke er noen "ny og økt test for negative kravrestriksjoner." Selv om Novartis-omstendigheten ikke ble direkte adressert av presedens, konkluderte Federal Circuit med at to presedensrelaterte ideer var spesielt nyttige.

En negativ begrensning kan ikke være "inkonsistent med avsløringen" i henhold til den første regelen, og likevel tilfredsstille kravet til skriftlig beskrivelse. Den andre regelen er at skriftlig beskrivelse er tilstrekkelig der "'kjernen i den opprinnelige avsløringen' kommuniserer relevant informasjon - uavhengig av hvordan den formidler slik informasjon," ifølge Federal Circuit.

Selv om en negativ begrensning kanskje ikke trenger å oppgis i spesifikasjonen, kan det selvfølgelig være fordelaktig å gjøre det. Det hadde kanskje ikke vært noen uenighet i det hele tatt hvis for eksempel Novartis-spesifikasjonen bare hadde sagt: "Ikke gi en ladedose." Detaljert informasjon on saken er tilgjengelig på https://www.proskauerinlifesciences.com/wp-content/uploads/sites/34/2022/02/Novartis-v.-Accord.pdf.

konklusjonen

Mangel på bistand ser ut til å være den viktigste "faren" med ugunstige begrensninger (i materiell forstand). I virkeligheten er det lettere å fullstendig beskrive en "positiv" (eksisterende) funksjon enn en "negativ" (manglende eller ikke-eksisterende). Derfor, generelt sett, kan det være mer sannsynlig at beskrivelsen gir passende støtte over hele spekteret av det relevante heltall for positive begrensninger.

Argumenter over beskrivelse dukker vanligvis opp når det gjøres forsøk på å gjøre krav mer spesifikke for å hindre søksmål. I tillegg har det blitt lagt merke til at Federal Circuit er stadig strengere i denne typen prosedyrer. Som et resultat, ettersom patentforfølgningen skifter, må patentutøvere også tilpasse metodene sine.

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra