Hvor mye av spesifikasjonen skal brukes til noe som ikke er ment å inkluderes i kravet? I følge en nylig avgjørelse fra Federal Circuit i Novartis Pharmaceuticals v. Accord Healthcare Inc., svaret finnes kanskje ikke i det hele tatt. Det viktige, ifølge vedtaket, er at den negative begrensningen ikke skal beskrives i spesifikasjonen på en måte som avviker fra hvordan den er utnyttet i kravet.
Legemidlet fingolimod hydrochloride, som Novartis selger under handelsnavnet Gilenya, brukes til å behandle relapsing-remitting multippel sklerose (RRMS) når det gis "i en daglig dose på 0.5 mg, uten en umiddelbart før belastningsdoseregime," ifølge patentet påstander omstridt i Novartis. Saksøkte hevdet blant annet at patentspesifikasjonen manglet tilstrekkelig 35 USC § 112 skriftlig beskrivelsesstøtte for den negative påstandsbegrensningen "uten et umiddelbart forutgående belastningsdoseregime," for å få godkjenning til å kommersialisere en generisk versjon av medisinen.
Partene var enige om at "belastningsdose" refererer til en dose som er større enn daglig og "ofte gitt som den første dosen." De kunne imidlertid ikke bli enige om mengden informasjon som måtte avsløres for å tilfredsstille kravet til skriftlig beskrivelse for spesifikasjonens negative «lastdose»-begrensning. Patentspesifikasjonen "inneholder ingen forklaring om en påfyllingsdose 'eller dens potensielle fordeler eller ulemper i det hele tatt'," ifølge de saksøkte, derfor unnlot patenthaveren å avsløre "belastningsdosen fullt ut."
Som svar ga Novartis vitnesbyrd fra eksperter og hevdet at "hvis en ladningsdose ble rettet, ville patentet indikere at ladningsdosen skulle leveres "umiddelbart". Ifølge Novartis' ekspert ville en person med alminnelig dyktighet lese spesifikasjonen for å forklare fraværet av en ladningsdose fordi patentene ikke spesifiserte en startdose.
Tingretten stilte seg med Novartis etter en rettssak, og anerkjente vitnesbyrdet fra eksperten og konkluderte med at "selv om patentet gir forskjellige doseringsregimer, for eksempel "intermitterende dosering", spesifiserer det ikke levering av disse regimene med ladedoser. Spesifikasjonen "indikerte således for en person med alminnelig dyktighet at den påberopte oppfinnelsen ikke inneholdt levering av en ladningsdose" og ga tilstrekkelige skriftlige forklaringer for den negative begrensningen, fant retten.
Federal Circuit avviste de saksøktes påstand om at spesifikasjonen i det minste måtte henvise til den skadelige begrensningens "mulige fordeler eller ulemper ..." The Federal Circuit hevdet at de saksøktes holdning i konflikt med tidligere avgjørelser om at det ikke er noen "ny og økt test for negative kravrestriksjoner." Selv om Novartis-omstendigheten ikke ble direkte adressert av presedens, konkluderte Federal Circuit med at to presedensrelaterte ideer var spesielt nyttige.
En negativ begrensning kan ikke være "inkonsistent med avsløringen" i henhold til den første regelen, og likevel tilfredsstille kravet til skriftlig beskrivelse. Den andre regelen er at skriftlig beskrivelse er tilstrekkelig der "'kjernen i den opprinnelige avsløringen' kommuniserer relevant informasjon - uavhengig av hvordan den formidler slik informasjon," ifølge Federal Circuit.
Selv om en negativ begrensning kanskje ikke trenger å oppgis i spesifikasjonen, kan det selvfølgelig være fordelaktig å gjøre det. Det hadde kanskje ikke vært noen uenighet i det hele tatt hvis for eksempel Novartis-spesifikasjonen bare hadde sagt: "Ikke gi en ladedose." Detaljert informasjon on saken er tilgjengelig på https://www.proskauerinlifesciences.com/wp-content/uploads/sites/34/2022/02/Novartis-v.-Accord.pdf.